商標被宣告無效前的使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)并賠償？

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019及2020年受理的商評評審案件每年均在三十萬件以上[i]。在這些評審案件中，有大量無效案件是因與他人在先商標權(quán)、字號權(quán)等在先權(quán)利發(fā)生沖突所導致的無效。根據(jù)法律規(guī)定，注冊商標一旦被宣告無效后，即視為自始不存在。一般而言，在注冊商標被宣告無效后，原商標權(quán)人往往會主動停止繼續(xù)使用已被無效的商標，以降低被無效申請人即在先權(quán)利人提起侵權(quán)訴訟的法律風險。

對于在商標核準注冊后、無效宣告之前的使用行為，是否構(gòu)成侵權(quán)、以及是否要承擔損害賠償?shù)姆韶熑?，商標法并無明文規(guī)定。根據(jù)司法實踐，要結(jié)合原商標注冊人在申請注冊時的主觀狀態(tài)、核準注冊后的實際使用情況、無效宣告裁定或行政判決書予以無效宣告所依據(jù)的主要法律理由等情形，對是否構(gòu)成侵權(quán)、以及是否應當承擔損害賠償責任進行綜合判斷。本文結(jié)合相關案例進行分析。

商標法第四十七條第二款規(guī)定：

出于維護已經(jīng)做出并已執(zhí)行的處理決定的穩(wěn)定狀態(tài)，上述條款規(guī)定，在宣告注冊商標無效前已經(jīng)履行完畢的商標侵權(quán)賠償金、商標轉(zhuǎn)讓費、商標使用費不得請求返還。同時，為了防止因該規(guī)定產(chǎn)生不公平的現(xiàn)象，本條第三款又規(guī)定如果明顯違反公平原則的，應當返還的例外情形。

以上規(guī)定并未明確宣告注冊商標無效的裁定或行政判決，對宣告無效前商標注冊人自身使用商標的行為是否具有追溯力，即擁有在先權(quán)利的權(quán)利人、如在先注冊商標權(quán)人、在先字號權(quán)人能否可以據(jù)此主張在后注冊商標無效前的使用行為構(gòu)成侵權(quán)。相應的，在商標被宣告無效前，原注冊人能否基于無效宣告之前的國家知識產(chǎn)權(quán)局關于核準商標注冊的決定具有一定的公信力、其信賴利益應當?shù)玫奖Ｗo從而做不侵權(quán)抗辯，法律并未明確。

對于存在明顯傍名牌、搭便車的原商標注冊人而言，其原注冊商標徒有注冊外殼、缺乏實質(zhì)合法權(quán)利，因此，原商標注冊人在其商標被無效宣告之前的使用行為往往會被認定構(gòu)成侵權(quán)并應當承擔賠償責任，此類案件爭議較小。

在江西金鳳凰鋁業(yè)有限公司與福建閩和鋁業(yè)有限公司等侵犯商標專用權(quán)糾紛案中[ii]，原告擁有在先的“閩和及圖”注冊商標，曾被評為當?shù)刂虡恕?015年1月，被告取得“閩禾”商標注冊， 2015年4月原告方對該商標提出無效宣告請求，2015年12月，商評委以爭議商標“閩禾”與引證商標“閩和及圖”構(gòu)成在相同類似商品上的近似商標為由，裁定爭議商標“閩禾”予以無效宣告。在審理期間，被告主張被控侵權(quán)行為發(fā)生在2015年之間，即在其“閩禾”商標注冊后、無效宣告之前，故其在2015年度生產(chǎn)、銷售“閩禾”牌鋁型材的行為合法。

一審法院經(jīng)審理后認為，乙公司對“閩禾”商標的使用雖然系在商標有效期間，但根據(jù)查明的事實，乙公司的商標注冊及使用行為均具有明顯傍名牌、搭便車的惡意，其行為仍然構(gòu)成商標侵權(quán)，故判決其承擔包括停止侵權(quán)及賠償10萬元經(jīng)濟損失及合理開支的法律責任。二審法院福建省高級人民法院經(jīng)審理維持了一審判決。本案法官撰文指出，商標被宣告無效前的使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)應以主觀過錯為要件[iii]。

在因與他人在先權(quán)利發(fā)生沖突導致的商標無效案件中，有一類原商標注冊人在申請注冊時并不知道自己的商標與他人的在先權(quán)利撞車，而是當在先權(quán)利人針對原商標注冊人的注冊商標啟動商標無效宣告程序后才知曉他人的在先權(quán)利存在。對于這類主體在其商標被宣告無效后依然使用的，是否侵犯他人在先權(quán)利從而構(gòu)成侵權(quán)，存在不同的意見。

在南京億華藥業(yè)有限公司與無錫濟民可信山禾藥業(yè)股份有限公司侵犯商標專用權(quán)糾紛案中[iv]，原告在第5類化學醫(yī)藥制劑上擁有在先的“悉能”注冊商標，于1998年獲得注冊。被告于2004年在相同商品上申請注冊“希能”商標，原告提出異議，2010年，商標局裁定不予注冊，2011年，商評委決定予以核準注冊。此后，北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院分別判決維持商評委的決定。2015年7月，最高人民法院再審撤銷了商評委的決定，要求商評委重新作出裁定。2015年10月28日，商評委重新作出被告商標不予注冊的決定。原告遂起訴，認為被告于2004年起使用“希能”商標的行為構(gòu)成侵權(quán)，要求法院判令被告停止侵權(quán)并賠償損失。

二審法院上海知識產(chǎn)權(quán)法院審理認為，商標不予注冊、被撤銷或無效的決定、裁定等對于注冊商標撤銷或宣告無效前的使用行為是否具有溯及力，應取決于注冊商標權(quán)利人申請或使用商標是否具有惡意。即注冊商標被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標注冊權(quán)人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。

關于被告是否存在主觀惡意如何認定，以及主觀惡意應當達到怎樣的程度，即主觀惡意所要求的“明知”是達到被告知道原告使用在先注冊商標即可、還是要求被告知道其注冊使用被訴標識很有可能構(gòu)成侵權(quán)而依然進行使用，該案合議庭存在不同意見。多數(shù)意見認為被告在基本相同的商品上申請注冊并使用與原告權(quán)利商標近似的標識、且不能對其使用的被訴商標做出合理解釋，足以認定被告主觀上存在傍附權(quán)利商標惡意。少數(shù)意見認為主觀惡意所要求的“明知”不僅指被告知道原告在先使用的權(quán)利商標，還包括被告知道侵權(quán)風險而依然進行使用。

值得一提的是，被告商標的注冊過程歷經(jīng)最高院再審改判，表明商評委及三級法院對被訴標識是否構(gòu)成對權(quán)利商標的侵害存在較大的爭議，故本案很難認定被告明知其侵權(quán)風險而繼續(xù)使用。在本案中，法院對主觀惡意所要求的“明知”采取了相對較低的標準，即達到被告知道原告注冊使用在先注冊商標即可，并未采取更高的關于侵權(quán)風險認知的考量標準。此外，由于本案涉及的商品屬于藥品，與人們的生命健康息息相關，在認定是否容易導致混淆誤認時應當施加較為嚴格的標準[v]，基于以上考量，二審法院最終認定被告在宣告無效之前的使用行為主觀上存在惡意，客觀上容易導致混淆，構(gòu)成對權(quán)利商標的侵害，并支持了原告主張的550萬元經(jīng)濟損失及合理開支。

與之相類似，在北京高院審理的亞馬遜“AWS”商標侵權(quán)案中[vi]，亞馬遜曾提交“AWS”商標申請但因與他人在先的AWS商標構(gòu)成近似而被商標局駁回。一審法院認為，亞馬遜公司在商標申請注冊過程中早已知悉了他人商標在先注冊的事實但依然繼續(xù)使用，主觀上漠視他人依法取得的合法權(quán)利，客觀上擠壓了在先權(quán)利人通過商標使用行為積累商譽、開拓市場空間的可能，構(gòu)成商標反向混淆，屬于惡意侵權(quán)且情節(jié)嚴重，一審法院判令承擔二倍懲罰性賠償金7000余萬。

上述一審判決體現(xiàn)了注冊商標專用權(quán)屬于絕對權(quán)的威力，在該案中，北京高院對主觀惡意的“明知”所采用的標準與上述上海知產(chǎn)法院審理的南京億華案的標準一致，即只需知道他人商標存在但依然使用就達到了主觀惡意要求的“明知”標準，不以知道侵權(quán)風險存在為標準。

在義烏市科美家用電器有限公司與被告義烏市正大電器商行等公司侵害商標權(quán)糾紛一案中[vii]，杭州市中級人民法院的判決結(jié)果及對主觀過錯的掌握標準與上述案件有所不同。

在該案中，原告擁有“KEMEI及圖”商標，于2004年申請，2007年獲準注冊。被告于2008年申請注冊 “GEMEI”商標，于2010年獲準注冊。2015年，原告針對被告的“GEMEI”商標提出無效宣告請求，2016年，商評委做出無效宣告裁定，認定爭議商標“GEMEI”與原告在先的“KEMEI及圖”引證商標在“剃須刀”商品上構(gòu)成相同類似商品上的相同近似商標，裁定予以無效。此后，北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院分別判決維持商評委的決定。

關于在商標被無效宣告前使用行為的侵權(quán)定性問題，該民事案件法院認為，被告的注冊商標在被宣告無效后，其相應注冊商標專用權(quán)應視為自始不存在，原告所享有商標權(quán)作為絕對權(quán)，被告在相同或類似商品上使用與原告商標相近似商標的行為，因其原注冊商標被宣告無效而失去了正當性基礎，故即使是在該商標被無效宣告前，相應使用行為仍構(gòu)成侵權(quán)。

關于在該商標被無效宣告前使用侵權(quán)商標是否需承擔賠償責任，該院認為商標獲準注冊后，在核定使用的商品范圍上規(guī)范使用，難謂存在主觀過錯。被告注冊商標因被認定為與原告商標構(gòu)成近似而被宣告無效。這不同于因與他人在先商標完全相同，或因與他人享有在先權(quán)利的作品、專利等知識產(chǎn)權(quán)客體相同而被宣告無效等可相對簡單地認定不法性的情形。對于因商標近似而被認定不法的情形，其判斷主觀性強，需要相當專業(yè)知識，作為普通的商標權(quán)人而言，要求其對雙方商標構(gòu)成近似作準確判斷難免責之過重。因此，在無其他證據(jù)證明其存在過錯的前提下，難以認定其在該商標有效期間的使用行為存在侵權(quán)的主觀過錯。

在該案中，法院對于主觀惡意所要求的“明知”采用了較高的標準，即主觀惡意所要求的“明知”不僅指被告知道原告在先使用的權(quán)利商標，還包括被告明知侵權(quán)風險而依然進行使用。對商標注冊公信力的維護、對誠信經(jīng)營的鼓勵等因素給予了更多的考量，最終認定被告在被宣告無效前的使用行為構(gòu)成商標侵權(quán)、應當停止使用但無需承擔損害賠償經(jīng)濟損失的法律責任。

在此類案件中，法院要平衡注冊商標所擁有的絕對權(quán)以及信賴利益保護，注冊商標權(quán)利人申請或使用商標是否具有惡意是決定天平傾向的關鍵因素。根據(jù)商標法第七條規(guī)定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。如果商標注冊人在申請商標注冊時或者使用注冊商標時，主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標侵害他人在先權(quán)利，那么商標注冊人值得保護的信賴利益不復存在。如果無明顯的主觀惡意的，法院對主觀惡意的程度以及“明知”的范圍可能會采取不同的標準，從而對于賠償損失的法律責任承擔問題得出不同的結(jié)論。

對本無傍名牌、搭便車惡意、只因權(quán)利不巧撞車導致商標無效的商標無效被申請人而言，由于注冊商標專用權(quán)屬于絕對權(quán)，注冊商標權(quán)人對其享有絕對支配屬性，惡意并非商標侵權(quán)構(gòu)成不可或缺的必備要件。只要使用行為損害了他人商標發(fā)揮識別來源功能的實現(xiàn)，即存在較高的商標侵權(quán)風險，更何況在歷經(jīng)因權(quán)利沖突引發(fā)的駁回、異議、無效宣告等程序后，法院更有可能會認定被申請人明知他人商標存在而繼續(xù)使用，已達到主觀惡意要求的“明知”標準，進而認定構(gòu)成侵權(quán)并判令賠償。

對善意的商標無效被申請人而言，當針對其注冊商標的無效程序啟動后，即已知道其商標已經(jīng)產(chǎn)生了因不當注冊而引發(fā)的爭議、權(quán)利處于不穩(wěn)定狀態(tài)，此時應立即對其商標能否繼續(xù)使用的法律風險進行審慎審查及系統(tǒng)性評估，一方面減少給在先商標注冊人造成的損害，另一方面同時降低自身在被訴后被認定存在主觀過錯、應當承擔包括懲罰性賠償在內(nèi)的法律責任的侵權(quán)風險。

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