被前員工搶注的商標(biāo)還能否“找回”？

商標(biāo)注冊(cè) 商標(biāo)價(jià)值無(wú)形資產(chǎn) 企業(yè)品牌的象征知識(shí)產(chǎn)權(quán)

被前員工搶注的商標(biāo)還能否“找回”？

山西一公司的商標(biāo)因破產(chǎn)清算期間未續(xù)展被注銷(xiāo)，之后卻被前員工申請(qǐng)注冊(cè)。

太行印刷機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱(chēng)太行公司）因破產(chǎn)清算，未能對(duì)其擁有的“太行牌”商標(biāo)及時(shí)續(xù)展，導(dǎo)致該商標(biāo)被注銷(xiāo)。此后，太行公司原職工李某申請(qǐng)?jiān)诘?/span>7類(lèi)印刷機(jī)等商品上注冊(cè)“太行及圖”商標(biāo)。之后，太行公司被收購(gòu)重組，更名為晉城市天澤太行機(jī)械制造有限公司（下稱(chēng)天澤太行公司）。天澤太行公司認(rèn)為李某的行為屬于“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，據(jù)此向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）提出商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求。由于該請(qǐng)求未得到商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的支持，天澤太行公司遂向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。日前，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出判決，支持了天澤太行公司的訴訟請(qǐng)求，撤銷(xiāo)了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的相關(guān)裁定，并責(zé)令其重新作出裁定。

公司商標(biāo)未續(xù)展被注銷(xiāo)

據(jù)了解，太行公司系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商標(biāo)裝潢設(shè)備的專(zhuān)業(yè)骨干企業(yè)，是我國(guó)首臺(tái)平壓平、斜壓平、園壓平、機(jī)組式、衛(wèi)星式、柔版不干膠印刷機(jī)及模切機(jī)的誕生地。后來(lái)，太行公司因進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，導(dǎo)致其擁有的“太行牌”商標(biāo)到期后未能及時(shí)續(xù)展，因此被注銷(xiāo)。

2004年，太行公司原職工李某申請(qǐng)注冊(cè)“太行及圖”商標(biāo)，并于2007年獲準(zhǔn)注冊(cè)。此后，該商標(biāo)先后經(jīng)歷經(jīng)商標(biāo)異議和無(wú)效宣告程序，國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局及商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)均維持該商標(biāo)的注冊(cè)。之后，天澤太行公司向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)就“太行及圖”商標(biāo)提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，但未獲支持。天澤太行公司為此將商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)起訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。天澤太行公司訴稱(chēng)，其在我國(guó)印刷機(jī)行業(yè)具有很高的知名度，在1999年之前獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)。盡管因破產(chǎn)清算，未及時(shí)對(duì)“太行牌”商標(biāo)續(xù)展導(dǎo)致該商標(biāo)被注銷(xiāo)，但是，公司在清算期間并未停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一直在對(duì)“太行牌”商標(biāo)持續(xù)進(jìn)行宣傳使用。公司原職工李某1996年之前曾在太行公司工作10年之久，明知太行公司已持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)，其注冊(cè)“太行及圖”商標(biāo)具有明顯的惡意。太行公司請(qǐng)求法院撤銷(xiāo)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的裁定，并判令其重新作出裁定。

商標(biāo)評(píng)審委員則認(rèn)為，天澤太行公司提交的證據(jù)不足以證明其“太行牌”商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日前一直持續(xù)使用。在“太行牌”商標(biāo)已停止使用5年之久，且專(zhuān)用期限屆滿(mǎn)又未續(xù)展的情形下，難以認(rèn)定李某申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。

法院認(rèn)定申請(qǐng)人具惡意

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，判斷是否“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，需要從3個(gè)方面進(jìn)行考慮：在先使用的商標(biāo)在我國(guó)境內(nèi)是否進(jìn)行了實(shí)際使用，在先使用的商標(biāo)是否具有一定的影響，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人是否采用不正當(dāng)手段進(jìn)行注冊(cè)。

法院認(rèn)為，關(guān)于在先未注冊(cè)商標(biāo)在我國(guó)境內(nèi)是否進(jìn)行了實(shí)際使用的問(wèn)題。未注冊(cè)商標(biāo)在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行實(shí)際使用是指在一定時(shí)間和區(qū)域內(nèi)的持續(xù)使用。商標(biāo)的使用著眼于將商標(biāo)標(biāo)識(shí)在市場(chǎng)中作為區(qū)分商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)的使用。因此，在先注冊(cè)商標(biāo)的使用可以視為在其失效后未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用情形。本案中，太行公司在商標(biāo)注冊(cè)有效期內(nèi)在印刷機(jī)等商品上持續(xù)使用該商標(biāo)，在商標(biāo)未續(xù)展失效后，依然將其作為商標(biāo)在印刷機(jī)等商品上持續(xù)使用，其提交了大量的購(gòu)銷(xiāo)合同且大部分合同有相關(guān)付款憑證相佐證，能夠證明其對(duì)“太行牌”商標(biāo)印刷機(jī)商品進(jìn)行了持續(xù)的銷(xiāo)售行為。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)公司法的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)為公司在清算期間不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，太行公司向其提交的部分購(gòu)銷(xiāo)合同部分形成于清算期間，對(duì)該部分證據(jù)的真實(shí)性不予認(rèn)可。但商標(biāo)使用是一個(gè)事實(shí)行為，在判斷商標(biāo)是否實(shí)際使用時(shí)，應(yīng)以該商標(biāo)在市場(chǎng)上的實(shí)際使用狀況為依據(jù)進(jìn)行判斷。根據(jù)原告太行公司提交的《太印破產(chǎn)清算組（04）破清字第1號(hào)會(huì)議紀(jì)要》等證據(jù)可知，在破產(chǎn)清算程序中，太行印刷機(jī)械公司破產(chǎn)清算組在不影響債權(quán)人利益的情況下，允許7個(gè)分廠進(jìn)行必要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且其提交的購(gòu)銷(xiāo)合同及客戶(hù)付款憑證等可以證明2003至2005年原告太行公司持續(xù)銷(xiāo)售印刷機(jī)械產(chǎn)品的事實(shí)，進(jìn)而能夠證明原告太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)。

關(guān)于未注冊(cè)商標(biāo)是否具有一定影響的問(wèn)題，法院認(rèn)為，對(duì)于是否有一定影響的判斷，應(yīng)以一定范圍的相關(guān)公眾所知曉為判斷的標(biāo)準(zhǔn)，通常需要有在先商標(biāo)在一定范圍內(nèi)的銷(xiāo)售量、廣告宣傳或者獲獎(jiǎng)等證據(jù)進(jìn)行佐證。本案中，天澤太行公司提交了“太行牌”商標(biāo)1999年以前的部分榮譽(yù)證書(shū)，證明在先未注冊(cè)商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前獲得了一定的榮譽(yù)，在同行業(yè)內(nèi)具有一定聲譽(yù)；還提交了部分宣傳資料及協(xié)會(huì)證明，以及廣告費(fèi)發(fā)票及參加行業(yè)展會(huì)展位費(fèi)發(fā)票或付款憑證，證明了原告對(duì)“太行牌”商標(biāo)進(jìn)行過(guò)持續(xù)的宣傳及推廣的事實(shí)。因此，太行公司提交的證據(jù)在本案中能夠證明其“太行牌”商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日前一直持續(xù)使用并有一定影響，具有一定知名度。

關(guān)于是否采用不正當(dāng)手段進(jìn)行注冊(cè)的問(wèn)題，法院認(rèn)為，本案中，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人李某曾在太行公司工作長(zhǎng)達(dá)10年，在其工作期間“太行牌”商標(biāo)已作為太行公司的注冊(cè)商標(biāo)使用多年。盡管“太行牌”商標(biāo)專(zhuān)用期限屆滿(mǎn)未續(xù)展已被注銷(xiāo)，但是李某對(duì)太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)是明知的，故其申請(qǐng)注冊(cè)“太行及圖”商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。